孙某诉安徽某公司侵害实用新型专利权纠纷案
——发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的 侵权救济
关键词： 民事 侵害实用新型专利权 同一技术方案 同日申请 发明专利 驳 回
基本案情
孙某诉称：其为专利号为ZL20092024249X.X、 名称为“绿化箱”的实用新 型专利(以下简称涉案专利)的专利权人，安徽某公司实施了侵害涉案专利权 的行为，故以涉案专利权利要求1-5为权利基础，向安徽省合肥市中级人民法院 提起诉讼，请求判令安徽某公司停止侵权、销毁侵权产品及专用模具等并赔偿 其经济损失和调查取证费用共计15万余元。
安徽省合肥市中级人民法院认为，安徽某公司实施了侵权行为，但涉案专 利保护期已经届满。
安徽省合肥市中级人民法院于2020年2月24日作出(2019)皖01民初2108号 民事判决：一、安徽某公司于本判决生效之日起十五日内赔偿孙某经济损失及 合理开支共计60000元；二、驳回孙某的其他诉讼请求。安徽某公司不服，向最 高人民法院提起上诉，主张孙某曾就相同技术方案同时申请发明专利和实用新 型专利(即涉案专利)，发明专利申请已因不符合授权条件被驳回，涉案专利 评价报告亦显示该专利不符合授予专利权的条件，请求撤销原判，驳回孙某的 诉讼请求。
最高人民法院于2020年12月29日作出(2020)最高法知民终699号民事判决 ：一、撤销安徽省合肥市中级人民法院(2019)皖01民初2108号民事判决；二 、驳回孙某的诉讼请求。
裁判理由
法院生效裁判认为：专利权依法受到法律保护，专利权合法有效且权利相 对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未 经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于不应获 得法律保护的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或 其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖 专利法的立法目的。对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同 一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而 发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权，故实践中可能出现同一技 术方案在发明专利申请审查过程中因被认定为不符合授权条件而被驳回或修改 ，但在实用新型专利申请过程中却获得了授权的情形。此种情形下，发明专利 申请的审查结论是否影响实用新型专利权的保护，应根据具体情况做具体分析 。一般来说，如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论，或者相 同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常 可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能 对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是，如果相同技术方 案的发明专利申请系因被认定不具备创造性而驳回，则应适当考虑发明专利和 实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说，如果相同技术方 案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件 的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件 的审查标准明显不同，则发明专利申请的审查结论可以作为判断相同技术方案 的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获 得民事保护产生实质影响。本案中，孙某同日向国家知识产权局提交权利要求 内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认 为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求 2-3不具备创造性，并向孙某发出第一次审查意见通知书。孙某在收到第一次审 查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要 求1-4依然被国家知识产权局作出的驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国 家知识产权局已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创 造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙某在收到第一次审查意见通知书后 将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见孙某也认可第一次审查意见中关于
原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造 性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数 量上，而本案孙某就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权 利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对 比文件即对比文件2，且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同，同 时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文 件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发 明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家 知识产权局出具的专利权评价报告也显示涉案专利权效力不稳定。在侵害实用 新型专利权诉讼中，专利权人据以主张权利保护的实用新型专利如果有极大可 能属于不应获得授权的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益 ”，不应对其予以保护。综合考虑上述情形，且目前已过有效保护期，涉案专 利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，孙某依据涉案专利权利要求1-5提 出的诉讼请求，应当全部予以驳回。
裁判要旨
当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请 因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而 未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵 权损害救济的，人民法院不予支持。
关联索引
《中华人民共和国专利法》第11条第1款(本案适用的是2009年10月1日施 行的《中华人民共和国专利法》第11条第1款)
一审：安徽省合肥市中级人民法院(2019)皖01民初2108号民事判决 (2020年2月24日)
二审：最高人民法院(2020)最高法知民终699号民事判决(2020年12月29日)