上海帕某文化用品有限公司诉上海艺某文化用品有限公司、某国际企业股份有限公司商标合同纠纷案

——在先取得的独占许可使用权可以对抗在后的商标使用许可合同关系

关键词：民事 商标合同 独占使用许可合同 期间重叠

基本案情

原告上海帕某文化用品有限公司（以下简称帕某公司）诉称，第200102X号商标（以下称涉案商标）的商标权人某国际企业股份有限公司（以下简称某国际公司）于2008年9月授权其在中国大陆地区独家使用该商标，期限为2008年 9月至2013年12月。2010年2月，某国际公司与帕某公司约定商标使用许可期限在原基础上延展十年。2012年2月，某国际公司与上海艺某文化用品有限公司（以下简称艺某公司）签订《商标使用许可合同书》，约定艺某公司2012年1月至2017年8月期间独占使用该商标，并授权艺某公司进行全国维权打假行动，致使帕某公司产品遭到工商机关查处。某国际公司与艺某公司擅自签订《商标使用许可合同书》，并向工商机关投诉帕某公司侵权、向法院提起商标侵权诉讼，此行为系“恶意串通，损害第三人合法利益”及“违反法律、行政法规的强制性规定”，请求法院判令系争合同无效、两被告赔偿帕某公司经济损失100万元。

法院经审理查明：某国际公司是涉案商标的商标权人。2008年9月8日，某国际公司授予帕某公司在中国大陆地区于书写工具类别上独家使用涉案商标，期限为2008年9月10日至2013年12月31日。2009年3月12日，该商标使用许可合同备案被国家工商总局商标局核准。2010年2月11日，某国际公司与帕某公司约定商标使用许可期限在原契约基础上延展十年。2012年1月1日，某国际公司与帕某公司约定双方终止涉案商标使用许可备案，但双方关于该商标的其他约定不受影响。2012年2月16日，某国际公司与艺某公司签订《商标使用许可合同书》，约定艺某公司2012年1月15日至2017年8月31日期间独占使用涉案商标。

2008年9月8日，某国际公司出具《授权证明书》，授予帕某公司中国大陆地区在书写工具类别上商业使用涉案商标，权利内容：中国大陆地区独家制造与销售，授权期限自2008年9月10日起至2013年12月31日止；2010年2月11日，某国际公司与帕某公司签订《授权契约书》，约定涉案商标授权期限为书写工具（铱金笔、圆珠笔、自动笔、签字笔及墨水等配件）在原契约基础上延展十年，自2014年1月1日起至2023年12月31日止。艺某公司在法院召集其及帕某公司谈话时表示，其在与某国际公司签订系争合同时，并不知晓帕某公司与某国际公司之间签订的合同的内容，但其知悉帕某公司与某国际公司之间就涉案商标存在使用许可关系；其在与某国际公司签订系争合同时，某国际公司称已与帕某公司解除商标使用许可合同，因此其才敢与某国际公司签订系争合同。商标局《商标使用许可合同备案通知书》（发文编号：2008许09180H*）载明备案商标的注册号为第200102*号，许可期限为2003年7月9日至2013年5月19日；在该备案的商标使用许可合同中，所许可使用的商标为“PIRHLE及图”商标。四、《商标使用许可合同备案变更/提前终止申请书》载明商标名称为：“ PIMIO及图”，商标注册号：200102*，备案号：20080918*；《提前终止许可合同备案公告》载明商标注册号200102*，商标名称“PIMIO”，提前终止日期为 2012年1月1日。

上海市第一中级人民法院2014年7月29日作出（2012）沪一中民五(知)初字第250号民事判决：驳回帕某公司的全部诉讼请求。帕某公司、艺某公司不服上述判决，提起上诉。上海市高级人民法院于2015年9月30日作出（2014）沪高民三（知）终字第117号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：

一、商标局商标使用许可合同备案之效力以及备案合同和其后的备案提前终止协议是否存在伪造某国际公司负责人签名问题。

虽然备案合同及备案提前终止公告中的商标名称与涉案商标并不一致，但其商标注册号均与涉案商标相同；同时，商标局《商标使用许可合同备案通知书》载明的备案商标的注册号亦与涉案商标的注册号一致，因此应认定上述备案及其后的备案提前终止公告均与涉案商标相关。备案之许可合同以及《提前终止许可合同备案公告》中的商标名称虽有所出入，但在商标注册号均相同的情况下，应以商标注册号为依据确定所指向的商标标识。商标局将商标使用许可合同备案及终止备案的情况予以公告，其目的在于使不特定的第三人获悉涉案商标使用许可之权利变动状况，从而维护商标使用许可交易的安全。虽然备案之合同与帕某公司和某国际公司、台湾帕某公司间签订的相关协议并非同一，但商标使用许可合同备案的实质是将商标使用许可关系予以公示，且原审法院并未将备案之合同文本作为确定帕某公司和某国际公司之间权利义务的依据，因此并不影响帕某公司的合法权益。基于商标局对某国际公司与帕某公司之间的商标使用许可合同的备案及其后备案终止的公告具有公示效力，相关公众应知悉某国际公司与帕某公司之间就涉案商标存在独占使用许可关系，该备案于2012年1月1日终止。相关合同文本之签名即使系伪造，鉴于本案实际情况，也应认定不影响上述商标局备案和备案提前终止之公示的真实性及法律效力，因此不影响本案的判决结果。帕某公司并未对此备案及此后该备案之终止提出异议，其已获得备案产生之相应利益，现又欲否定备案之效力，有悖诚信。如在他案中确需对相关签名是否伪造作出判断，则可在他案中另行解决。

二、帕某公司关于其享有涉案商标独占使用许可授权的证据之效力问题。

帕某公司提供的证据并非孤证，而是可以构建起完整的证据链，证明涉案商标的使用许可授权过程及许可使用期间。原审法院并未直接采信某国际公司的答辩意见，而是综合在案证据对涉案商标使用许可授权的事实进行了认定，并无不妥。

三、台湾帕某公司、某国际公司与帕某公司之间的商标使用许可关系的性质。

案外人台湾帕某公司与帕某公司于2003年7月9日签订了《授权契约书》并于2005年3月21日签订了《授权契约补充协议》，根据上述协议，帕某公司可以在大陆地区使用涉案商标。2003年7月9日，某国际公司出具《授权证明书》授权帕某公司于2003年7月9日至2008年12月31日间使用涉案商标；2008年9月8日，某国际公司再次出具《授权证明书》，授权帕某公司于2008年9月10日至 2013年12月31日间独家使用涉案商标；2010年2月11日，某国际公司与帕某公司签订《授权契约书》，约定将使用涉案商标的关系在原契约基础上延展十年，即自2014年1月1日至2023年12月31日。上述合同均系当事人的真实意思表示，合法有效，且某国际公司为涉案商标的商标权人，其合法授权他人使用涉案商标的行为具有法律效力。根据上述合同约定，帕某公司享有2008年9月10日至 2023年12月31日间在大陆地区独家使用涉案商标的权利。所谓“独”，即单一、唯一之义，上述合同中所谓独家使用，指涉案商标只能由被许可人帕某公司使用，他人包括商标权人某国际公司在内均不得使用，艺某公司所称的“独家 ”不同于“独占”之理由，难以成立。

四、艺某公司与某国际公司签订的独占使用许可合同是否因恶意串通损害第三人利益而无效。艺某公司与某国际公司于2012年2月签订的系争《商标使用许可合同书》，双方意思表示真实一致，合同已经成立并生效。关于艺某公司与某国际公司是否存在恶意串通损害第三人利益并导致合同无效的问题，首先，艺某公司与帕某公司生产销售类似书写工具产品，在同一市场展开竞争，且某国际公司在向法院提交的书面答辩意见中称已将其与帕某公司的商标使用许可情况告知艺某公司；其次，艺某公司与某国际公司在商标局2012年3月13日公告终止备案之前的2012年2月16日即签订系争商标使用许可合同，虽然商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但并无证据表明帕某公司与某国际公司的商标独占使用许可合同关系已经解除，不能仅依据备案之终止而推定商标使用许可合同之解除；再者，艺某公司亦表示其知悉帕某公司与某国际公司之间的涉案商标使用许可关系。据此，可以认定艺某公司在与某国际公司签订系争商标使用许可合同时，知晓帕某公司与某国际公司之间存在涉案商标独占使用许可关系，因而在重复授权情况下，艺某公司并不属于在后被授权之善意第三人。然而，艺某公司不属于善意第三人，仅意味着其对某国际公司与帕某公司之间的涉案商标独占使用许可关系是知情的，并不一定意味着其与某国际公司间存在恶意串通并损害第三人利益之行为。从恶意串通的构成要件看，既需证明主观上存在加害故意，又需证明客观上存在串通行为。而本案中，艺某公司与某国际公司签订使用许可合同的目的在于使用涉案商标，虽然艺某公司和某国际公司在签订系争合同时，并未以某国际公司和帕某公司解除其双方在先的商标独占使用许可合同为合同生效前提之做法存在不妥,导致先后两个商标独占使用许可合同的许可期间存在重叠，但综合艺某公司在其系争合同中要求某国际公司积极撤销与帕某公司的备案合同等条款，本案中尚无充分证据证明艺某公司有加害帕某公司的主观恶意，亦无证据证明艺某公司和某国际公司间存在串通行为，因此难以认定此种合同行为属恶意串通损害第三人利益之行为。艺某公司、某国际公司的投诉、举报行为，系基于其自认为艺某公司已获得涉案商标的独占许可使用权，且相应行政机关并未作出帕某公司违法的决定，难言属于双方恶意串通之行为。至于系争合同专门设置的限制合同双方与第三方和解的条款，符合艺某公司维护其合同利益的目的，系市场竞争中的常见手段，同样难以认定系恶意串通行为。鉴于艺某公司与帕某公司系同业竞争者，其采用与涉案商标权利人某国际公司签订独占使用许可合同、要求某国际公司不得在同类产品上向第三方授权使用涉案商标的方式展开市场竞争，该竞争方式本身并不具有违法性。系争合同不符合认定合同无效的法定条件，涉案各方之间的纠纷，可以通过追究违约责任等方式予以解决。

五、艺某公司能否依据其与某国际公司签订的系争合同获得涉案商标使用权。

虽然本案中艺某公司与某国际公司之间的商标使用许可合同已成立并生效，但合同已生效并不等于合同已被实际履行。首先，艺某公司、某国际公司均知悉帕某公司与某国际公司就涉案商标存在的独占使用许可关系，艺某公司相对于帕某公司与某国际公司之间的商标独占使用许可合同关系而言，不属于善意第三人。其次，某国际公司与帕某公司之间就涉案商标存在独占使用许可合同关系，且该独占使用许可合同正常履行，虽然某国际公司与帕某公司之间的涉案商标使用许可合同备案于2012年1月1日终止，但在无证据表明帕某公司与某国际公司的商标独占使用许可合同已被解除的情况下，应认定该独占使用许可合同关系依然存续。由于艺某公司不属于善意第三人，因此帕某公司依据其与某国际公司间的商标使用许可合同取得的涉案商标独占许可使用权，可以对抗艺某公司与某国际公司之间的商标使用许可合同关系。鉴于某国际公司实际上并未履行其与艺某公司签订的商标使用许可合同之义务，艺某公司也就不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。由此，帕某公司依据在先的独占使用许可合同已经形成的商标使用的状态，应认定未被在后的商标独占使用许可合同关系所打破，否则将有悖公平诚信原则、扰乱商标使用秩序并最终有损相关消费者利益。原审判决虽认定系争合同并非无效，但并未认定艺某公司享有涉案商标的独占许可使用权，并无不当。艺某公司与某国际公司如就系争合同产生纠纷，可通过追究违约责任等方式另案解决。此外，艺某公司是否另案起诉某国际公司与帕某公司恶意串通损害国家税收利益及艺某公司利益，属另案审理范围，本案不予审查。

裁判要旨

在后商标使用许可合同相对人明知商标权人和在先商标使用许可合同相对人未解除在先商标独占使用许可合同，仍和商标权人签订许可合同导致先后两个独占许可合同的许可期间存在重叠的，在后合同并非无效，但在后商标使用许可合同相对人不属于善意第三人，不能依据在后合同获得商标的许可使用权，在先取得的独占许可使用权可以对抗在后的商标使用许可合同关系。

关联索引

《中华人民共和国民法典》第153条、第154条（本案适用的是1999年10月 1日施行的《中华人民共和国合同法》第52条）

一审：上海市第一中级人民法院（2012）沪一中民五（知）初字第250号民事判决（2014年7月29日）

二审：上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第117号民事判决（2015年9月30日）