福建某某新材料科技股份有限公司诉陈某及彭州某某新材料科技有限公司商标合同纠纷案
——商标使用许可合同违约行为的认定
关键词：民事 商标合同 独占许可使用 转由他人使用 违约责任
基本案情
福建某某新材料科技股份有限公司享有“亚通”商标，核定使用商品为非金属排水管、非金属水管、非金属门窗。2016年9月19日，福建某某新材料科技股份有限公司与陈某签订《商标许可使用合同》，约定：1.福建某某新材料科技股份有限公司许可陈某在其生产的塑料管材管件及产品包装上使用“亚通 ”商标，许可使用期限自2016年10月10日至2021年10月10日，许可范围在四川省。2.商标许可使用费30万元/年。第一年许可使用费在2016年9月10日前支付，之后按照上季度末最后一天支付下一季度商标许可使用费。3.陈某不得以任何形式和理由，将福建某某新材料科技股份有限公司授权使用的商标再许可给第三方使用，也不得作为投资与第三方新成立法人机构进行生产、销售及其他盈利活动。4.合同双方严格遵守本合同约定，任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿损失的责任等。2016年9月22日，陈某、蒋某作为股东，成立彭州某某新材料科技有限公司，经营范围为塑料、橡胶制品的研发，塑料、橡胶管及管件的制造、安装，销售等。陈某未经福建某某新材料科技股份有限公司同意将涉案商标交给其设立的彭州某某新材料科技有限公司使用。 2017年12月11日，彭州某某新材料科技有限公司变更为陈某独资的一人有限责任公司。2019年4月10日,福建某某新材料科技股份有限公司向陈某邮寄解除商标使用合同函，认为陈某违反涉案合同约定，要求陈某停止商标使用、支付商标使用费及停止违约再许可行为等。彭州某某新材料科技有限公司分别向福建某某新材料科技股份有限公司支付商标使用费共计375000元。另查明，2016年 9月19日，陈某与案外人四川亚通公司签订《工业厂房和设备租赁合同》以及补充协议。彭州某某新材料科技有限公司自2016年9月30日至2017年9月30日向四川亚通公司交纳租赁费、品牌费。福建某某新材料科技股份有限公司起诉，请求：1.确认《商标许可使用合同》于2018年10月9日解除；2.陈某、彭州某某新材料科技有限公司立即停止使用福建某某新材料科技股份有限公司“亚通”商标，停止生产、销售使用“亚通”商标产品的侵权行为并赔礼道歉；3.陈某向福建某某新材料科技股份有限公司偿付拖欠的商标使用费人民币525000元，并按照商标使用费75000元/一季度标准自2018年10月9日起支付实际占用期间的商标许可使用费。4.陈某向福建某某新材料科技股份有限公司赔偿经济损失 200万元；5.陈某赔偿福建某某新材料科技股份有限公司因制止侵权产生的合理开支20万元；6.彭州某某新材料科技有限公司对第4项、第5项诉讼请求承担连带清偿责任；7.本案诉讼费、财产保全费、公告费等费用由陈某、彭州某某新材料科技有限公司承担。
福州市中级人民法院于2019年12月3日作出（2019）闽01民初1496号民事判决：1、解除福建某某新材料科技股份有限公司与陈某于2016年9月19日签订的《商标许可使用合同》；2、陈某和彭州某某新材料科技有限公司应自判决生效之日起停止使用福建某某新材料科技股份有限公司享有商标专用权的注册商标的产品；3、陈某应自判决生效之日起十日内支付给福建某某新材料科技股份有限公司拖欠的商标许可使用费525000元；4、陈某应自判决生效之日起十日内支付给福建某某新材料科技股份有限公司经济损失2000000元；5、彭州某某新材料科技有限公司对上述第四项判决承担连带清偿责任；6、驳回福建某某新材料科技股份有限公司的其他诉讼请求。
福建省高级人民法院于2020年8月20日作出（2020）闽民终414号民事判决：1、维持福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民初1496号民事判决第一项；2、撤销福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民初1496号民事判决第五、六项；3、变更福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民初1496号民事判决第二项为：陈某应自本判决生效之日起停止使用福建某某新材料科技股份有限公司享有商标专用权的注册商标；4、变更福建省福州市中级人民法院（2019）闽 01民初1496号民事判决第三项为：陈某应自本判决生效之日起十日内支付给福建某某新材料科技股份有限公司拖欠的商标许可使用费150000元；5、变更福建省福州市中级人民法院（2019）闽01民初1496号民事判决第四项为：陈某应自
本判决生效之日起十日内支付给福建某某新材料科技股份有限公司经济损失 360000元；6、驳回福建某某新材料科技股份有限公司的其他诉讼请求；7、驳回陈某、彭州某某新材料科技有限公司的其他上诉请求。陈某向最高人民法院申请再审。
最高人民法院于2021年9月25日作出（2021）最高法民申2843号民事裁定，驳回陈某的再审申请。
裁判理由
最高人民法院认为：对于陈某将商标许可彭州某某新材料科技有限公司使用是否构成违约问题，涉案《商标许可使用合同》系福建某某新材料科技股份有限公司与陈某个人之间签订的，根据合同相对性原则，陈某为《商标许可使用合同》的一方主体。该合同明确约定，陈某不得以任何形式和理由，将涉案商标再许可给第三方使用。而陈某在该合同签订后，将涉案商标交由彭州某某新材料科技有限公司使用，而彭州某某新材料科技有限公司自设立直至变更为陈某一人有限责任公司之前，是陈某与案外人蒋某为股东的有限责任公司，在没有证据证明福建某某新材料科技股份有限公司许可涉案商标由彭州某某新材料科技有限公司使用的情况下，陈某此举违反许可合同约定。商标权系一种知识产权，涉案《商标许可使用合同》约定的商标系独占许可，被许可人陈某将商标再许可他人使用应征得商标权人的同意。尽管福建某某新材料科技股份有限公司认可收到彭州某某新材料科技有限公司支付给四川亚通公司的品牌费即为陈某支付的商标许可费，但彭州某某新材料科技有限公司与四川亚通公司的行为均为代为履行行为，并不能据此证明本案商标许可使用合同的主体变更为彭州某某新材料科技有限公司,亦不能证明福建某某新材料科技股份有限公司许可涉案商标由彭州某某新材料科技有限公司使用。原审判决未支持陈某的此项主张并无不当。
裁判要旨
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。商标独占许可使用合同的受让一方当事人未经另一方同意，将合同约定的商标转由他人使用，即便是转由其自己成立的公司使用，在另一方未同意或认可的情况下，仍构成违约，应承担相应违约责任。
关联索引
《中华人民共和国民法典》第502条第1款、第509条（本案适用的是1999年 10月1日起施行的《中华人民共和国合同法》第44条第1款、第60条）
一审：福州市中级人民法院（2019）闽01民初1496号民事判决（2019年 12月3日）
二审：福建省高级人民法院（2020）闽民终414号民事判决（2020年8月 20日）
再审审查：最高人民法院（2021）最高法民申2843号民事裁定（2021年9月 25日）