徐某、宁波某科技公司诉河北某橡胶制品公司、河北某路桥公司侵害发明专利权纠纷案

——侵害标准必要专利权纠纷中FRAND许可义务的判断及其对确定赔偿数额的影响

关键词：民事 侵害发明专利权 标准必要专利 FRAND许可义务 公平、合理、无歧视 过错 赔偿

基本案情

徐某系专利号为200410049491.*、名称为“一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置”发明专利的专利权人。交通运输部发布并实施的《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩缝装置》行业推荐性标准记载了上述专利技术方案，并在引言部分声明专利持有人愿意同任何申请人在合理和非歧视的条件下就使用许可涉案专利进行谈判。徐某以零元许可费授权其控股并担任法定代表人的宁波某科技公司独占实施涉案专利。河北某路桥公司在其中标的高速公路工程中，使用了河北某橡胶制品公司按照上述标准制造并销售的伸缩缝装置。徐某、宁波某科技公司认为，河北某路桥公司、河北某橡胶制品公司的行为侵害其专利权，起诉要求两公司停止侵害并共同赔偿经济损失及合理费用合计300万元。

河北省石家庄市中级人民法院于2020年5月15日作出（2019）冀01民初 284号民事判决：河北某橡胶制品公司赔偿徐某、宁波某科技公司经济损失及合理费用共计10万元，驳回徐某、宁波某科技公司其他诉讼请求。宣判后，徐某、宁波某科技公司及河北某橡胶制品公司均提出上诉。最高人民法院于2022年 6月30日作出（2020）最高法知民终1696号民事判决：撤销一审判决，改判河北某橡胶制品公司停止侵害并赔偿徐某、宁波某科技公司300万元。

裁判理由

法院生效裁判认为：由于标准面对的是不特定多数人，在公平、合理、无歧视原则的要求下，标准必要专利的许可方式一般应为普通许可，但是对此不能进行机械的理解。发放独占实施许可是专利权人实施专利的一种方式，即便专利权人与被许可人达成独占实施许可，只要专利权人或该独占实施被许可人仍需对外承担公平、合理、无歧视的许可义务，则不能仅因专利权人与被许可人达成独占实施许可就认为专利权人违反了上述义务。在特定情况下，如专利权人与被许可人系有投资关系的关联公司，或者专利权人系被许可人的股东、法定代表人等具有其他关联利益关系等情形，独占实施被许可人实施专利所获得的利益与专利权人一致，此时，独占实施许可费用可以较低甚至为零。基于关联利益关系的许可条件与一般市场竞争环境下的许可条件可能存在差异，原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反公平、合理、无歧视的许可义务。本案中，专利权人徐某既是宁波某科技公司的法定代表人，又是该公司的股东和实际控制人，其基于其上述身份，免费将涉案专利独占许可给宁波某科技公司，属于正常的商业安排，且并不影响关于专利许可的商业谈判，不构成对于其他专利实施人的价格歧视，没有违反公平、合理、无歧视的许可义务。涉案专利为标准必要专利，推荐性标准中明确披露了涉案专利技术方案、专利号及权利人联系方式。宁波某科技公司非但没有主动寻求专利许可，在收到专利权利人发出的专利许可协商函后，仍不与专利权人进行磋商，反而在之后的工程中再次实施涉案专利，主观上存在明显过错，因此应当承担停止侵害并赔偿损失的侵权责任。在适用许可使用费的倍数确定赔偿数额时，对于双方当事人的上述过错情节应当重点予以考虑。

裁判要旨

1.标准必要专利的许可方式一般应为普通许可，但在特定情况下，基于关联利益关系的许可条件与一般市场竞争环境下的许可条件可能存在差异，如专利权人基于与被许可人的关联利益关系，作出的免费独占许可属于正常的商业安排，只要专利权人或该独占实施被许可人对外仍承担公平、合理、无歧视（ FRAND）许可义务，并不影响关于专利许可的商业谈判，原则上不应仅因该种许可条件差异而认定专利权人违反FRAND原则。

2.标准必要专利侵权纠纷中，专利权人是否违反FRAND原则以及被诉侵权人的过错情况均有可能对于赔偿数额的确定产生影响。如果标准必要专利的权利人并未违反FRAND原则，而在标准文件中明确披露了标准必要专利的技术方案、专利号及权利人联系方式的情况下，被诉侵权人非但没有主动寻求专利许可，在权利人发出通知后仍不进行磋商，反而继续实施该专利的，可以认定被诉侵权人在主观上存在明显过错；在适用许可使用费的倍数确定赔偿数额时，对于该情节应当重点予以考虑。

关联索引

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条（本案适用的是2016年4月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第24条）

一审：河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01民初284号民事判决（2020年5月15日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终1696号民事判决（2022年6月 30日）