北京某智能装备有限公司诉湖南省某智能装备股份有限公司等专利权权属、侵权纠纷案
—— 同日申请的发明专利与实用新型专利的衔接保护
关键词： 民事 专利权权属、侵权 发明 实用新型 同日申请 侵权 临时保 护期使用费 衔接保护
基本案情
北京某智能装备有限公司系同日申请并获得授权的专利号为 201720132080.*、名称为“用于拱架的吊装夹具、抓手机构和拱架台车”的实 用新型专利(以下简称涉案实用新型专利)和专利号为201710078689.*、名称 为“用于拱架的吊装夹具、抓手机构和拱架台车”的发明专利(以下简称涉案 发明专利)的专利权人。
原告北京某智能装备有限公司在发明专利临时保护期内取得侵权证据，并 在发明专利授权公告后提起诉讼，诉称：湖南省某智能装备股份有限公司制造 、销售的拱架安装车侵害其专利权。故请求判令停止侵害并赔偿经济损失及维 权合理开支共计108余万元。
湖南省某智能装备股份有限公司辩称：涉案发明专利技术在申请日之前已 经对外公开，属于现有技术。涉案发明专利技术价值低。被诉侵权技术方案并 未落入涉案发明专利权的保护范围。涉案发明专利对产品的贡献度小。
法院经审理查明：北京某智能装备有限公司就同样的发明创造于2017年2月 14日申请了涉案实用新型专利与涉案发明专利。涉案发明专利在授权公告前要 求保护的范围与涉案实用新型专利授权公告的保护范围不同。涉案实用新型专 利和涉案发明专利均经过无效程序的修改后存在保护范围相同的权利要求。
针对湖南省某智能装备股份有限公司关于本案被诉侵权行为发生在涉案发 明专利授权公告日之前的抗辩理由，双方当事人在二审中进一步明确各自的主
张。北京某智能装备有限公司述称，其在本案中主张的损害赔偿范围为自涉案 实用新型专利授权公告日到判决生效之日的侵权损害赔偿；如果湖南省某智能 装备股份有限公司关于被诉侵权行为发生在涉案发明专利授权公告日之前的抗 辩理由成立，则按照侵害实用新型专利权主张损害赔偿，以此计算的损害赔偿 数额也能达到诉讼请求主张的数额。湖南省某智能装备股份有限公司述称，根 据北京某智能装备有限公司一审主张的诉讼请求，本案的审理范围应仅针对涉 案发明专利。湖南省某智能装备股份有限公司未实施侵害涉案发明专利权的行 为，故不应当承担赔偿责任；即使构成侵害涉案发明专利权，损害赔偿的范围 也应当从涉案发明专利授权公告日起计算，不应当包含从涉案实用新型专利授 权公告之日至涉案发明专利授权公告之日这一期间的赔偿。
陕西省西安市中级人民法院于2020年8月20日作出(2019)陕01民初704号 民事判决：一、被告湖南某智能装备股份有限公司自本判决生效之日起立即停 止制造、销售、许诺销售等侵害原告北京某智能装备有限公司专利号为 ZL201710078689.3， 名称为“用于拱架的吊装夹具、抓手机构和拱架台车”发 明专利权的行为；二、被告中铁某集团有限公司自本判决生效之日起立即停止 使用等侵害原告北京某智能装备有限公司专利号为ZL201710078689.3， 名称为 “用于拱架的吊装夹具、抓手机构和拱架台车”发明专利权的行为；三、被告 湖南某智能装备股份有限公司自本判决生效之日起10日内赔偿北京某智能装备 有限公司经济损失100万元(含为制止侵权行为支付的合理费用)；四、驳回原 告北京某智能装备有限公司的其他诉讼请求。湖南某智能装备股份有限公司提 出上诉，最高人民法院于2022年11月2日作出(2020)最高法知民终1738号民事 判决：一、维持陕西省西安市中级人民法院(2019)陕01民初704号民事判决第 一项、第二项；二、撤销陕西省西安市中级人民法院(2019)陕01民初704号民 事判决第三项、第四项；三、湖南某智能装备股份有限公司自本判决生效之日 起10日内赔偿北京某智能装备有限公司经济损失20万元及合理开支81530元；四 、驳回北京某智能装备有限公司的其他诉讼请求；五、驳回湖南某智能装备股 份有限公司的其他上诉请求。
裁判理由
法院生效裁判认为：专利法允许申请人同日对同样的发明创造既申请实用
新型专利又申请发明专利，是为了全面保障发明创造申请人的权益，故不能因 为发明专利申请获得授权而否定申请人此前依据实用新型专利申请所获得的利 益。申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利，在获得实 用新型专利授权后为取得发明专利授权而声明放弃实用新型专利权，此种情形 下，就他人在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间未经许可实施专利技 术方案的行为，专利权人可循以下途径请求公力救济：一是对于实用新型专利 授权日至发明专利申请公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵 害实用新型专利权为由请求救济；二是对于发明专利申请公布日至授权日期间 未经许可实施专利技术方案的行为，可以支付发明专利临时保护期使用费为由 请求救济，亦可以侵害实用新型专利权为由请求救济。
本案中，涉案发明专利申请经过修改，其在授权公告前要求保护的范围与 涉案实用新型专利授权公告的保护范围不同，不构成同样的发明创造，可以分 别获得授权。但两专利的权利要求均经过无效程序中的修改，并在修改后的权 利要求的基础上维持有效，故两专利权的保护范围应以修改后的权利要求为准 。涉案实用新型专利和涉案发明专利修改后存在保护范围相同的权利要求，构 成同样的发明创造。因此，本案实质上仍然涉及两专利权衔接保护的问题，可 以参照适用上述规则。对于北京某智能装备有限公司的诉讼主张，首先，专利 法中关于同日申请的实用新型和发明专利的规定是为了全面保障发明创造申请 人的权益而作出的特殊制度安排，既能使申请人较早地获得专利权保护，同时 又维护专利的先申请制度、保护期限制度以及禁止重复授权制度。本案中虽然 权利人未放弃实用新型专利权，但同样涉及同日申请的、存在相同保护范围的 发明和实用新型专利应如何保护的问题。参照上述分析，权利人对于他人未经 许可在实用新型专利授权日至发明专利授权日这段期间的实施行为，有权以实 用新型专利权作为权利基础主张侵权损害赔偿责任。其次，在被诉侵权行为从 实用新型专利授权之日持续至发明专利授权之后的情况下，不能苛求当事人在 主张权利时对请求权基础作出准确区分，人民法院可以就此进行释明。如果权 利人基于发明专利权主张权利，且主张的侵权损害赔偿范围及于实用新型专利 权有效期间，人民法院可以一并处理，属于诉的客体合并，不违反法律规定 ，亦符合同日申请发明和实用新型专利的制度目的。此种情形下，权利人无须 再另行主张发明专利临时保护期使用费，有利于纠纷的实质解决和减轻当事人
的讼累。需要指出的是，本案的特殊之处在于，涉案实用新型专利系因未缴纳 年费而终止，故从涉案发明专利授权日至涉案实用新型专利因未缴纳年费而终 止这段期间，有两项保护范围相同的专利权利要求同时处于有效状态。基于专 利权的有效推定原则，在本案侵权诉讼中不能否定任一项专利权的有效性，但 理应择一保护，不能重复保护。将涉案发明创造相关侵权纠纷合并审理，能更 合理地处理这一特殊情况所带来的问题。再次，本案中一审法院未对上述问题 予以明确，北京某智能装备有限公司在二审中主张其侵权损害赔偿诉请涵盖湖 南某智能装备股份有限公司等在涉案实用新型专利授权日至涉案发明专利授权 日期间的专利实施行为，北京某智能装备有限公司的该项主张系对其一审主张
的损害赔偿范围的进一步澄清，不属于在二审程序中新增的诉讼请求，可以对 此进行审理，无须征得其他当事人的同意。
综上，本案的案由应确定为侵害专利权纠纷，如涉及损害赔偿问题的审理 ，则本案的审理范围不仅包括涉案发明专利授权日之后的损害赔偿，还包括涉 案实用新型专利授权日至涉案发明专利授权日期间的损害赔偿。
裁判要旨
申请人就同样的发明创造于同日申请实用新型专利和发明专利，在获得实 用新型专利授权后，为取得发明专利授权而放弃实用新型专利权的，其就他人 在实用新型专利授权日至发明专利授权日期间未经许可实施专利技术方案的行 为，可以循以下途径请求救济：一是对于实用新型专利授权日至发明专利申请 公布日期间未经许可实施专利技术方案的行为，可以侵害实用新型专利权为由 请求救济；二是对于发明专利申请公布日至授权日期间未经许可实施专利技术 方案的行为，可选择以支付发明专利临时保护期使用费或者侵害实用新型专利 权为由请求救济。
关联索引
《中华人民共和国专利法》第9条、第11条第1款、第13条(本案适用的是 2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第9条、第11条第1款、第13条 )
一审：陕西省西安市中级人民法院(2019)陕01民初704号民事判决 (2020年8月20日)
二审：最高人民法院(2020)最高法知民终1738号民事判决(2022年11月 2日)