徐州某智能装备有限公司诉常州某园林机械有限公司、 宁波某智能装备有限公司侵害发明专利权纠纷案

——未将明确知晓的技术方案写入权利要求对等同侵权判断的影响

关键词：  民事 侵害发明专利权 等同 适用限制 保护意图

基本案情

本案涉及专利号为201610201500.*、名称为“电动绿篱机”的发明专利   (以下简称涉案专利)。徐州某智能装备有限公司向江苏省苏州市中级人民法 院提起诉讼，主张常州某园林机械有限公司未经其许可，擅自生产、销售侵害 其涉案专利权的“宽带修剪机”，宁波某智能装备有限公司为常州某园林机械 有限公司生产、销售的上述被诉侵权产品提供零部件。

江苏省苏州市中级人民法院于2020年11月9日作出的(2019)苏05知初    818号民事判决：一、常州某园林机械有限公司、宁波某智能装备有限公司立即 停止侵害201610201500.*号发明专利权的行为；二、常州某园林机械有限公司 、宁波某智能装备有限公司共同赔偿经济损失8万元及合理费用2万元；三、驳 回徐州某智能装备有限公司的其他诉讼请求。常州某园林机械有限公司、宁波 某智能装备有限公司提出上诉，最高人民法院于2021年7月19日作出(2021)最 高法知民终192号民事判决：撤销原判，驳回徐州某智能装备有限公司的诉讼请 求。

裁判理由

法院生效裁判认为：专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利 益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利 权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知 晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中 不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应 将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域技术人员阅读权利要求书 与说明书及附图之后的理解。

专利主题名称一般而言具有限定作用，它限定了技术方案所适用的技术领 域。涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，在 前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。通过前述记载可知，专利权人 在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱 动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术的 新增技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表 示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。从说明书的相 关内容可以看出，专利申请人在撰写涉案专利权利要求时，基于对环保效果的 追求，专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。 换言之，本领域技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背 景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部 分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求 保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉 侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定 构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利 益的保护。综上，一审法院对于被诉侵权产品和涉案专利的驱动方式技术特征 构成等同的认定结论不当，依法予以纠正。

裁判要旨

专利权利人在撰写专利申请文件时未将其明确知晓的技术方案写入权利要 求，本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书后认为专利权利人明确不寻求 保护该未写入权利要求的技术方案的，一般不应再通过等同侵权将该技术方案 纳入专利权保护范围。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第64条(本案适用的是2008年12月27日修正的

《中华人民共和国专利法》第59条)

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第7条

一审：江苏省苏州市中级人民法院(2019)苏05知初818号民事判决 (2020年11月9日)

二审：最高人民法院(2021)最高法知民终192号民事判决(2021年7月 19日)