高某某诉某某国际工程有限公司专利合同纠纷案

——专利实施许可合同案件中专利年费缴纳责任的认定

关键词：民事 专利合同纠纷 专利实施许可 违约责任 损失赔偿 专利年费缴纳

基本案情

原告高某某诉称：某某国际工程有限公司（以下简称某公司）违反了涉案合同的约定，未按时向国家知识产权局缴付涉案专利的年费，致使涉案专利失效，某公司应赔偿高某某200万元的经济损失。被告某公司辩称：某公司未收到高某某的提醒而未代缴2013年专利年费，导致涉案专利终止的责任在高某某，与某公司无关。某公司作为涉案专利的被许可方不存在侵权行为，不应承担侵权责任。

湖北省武汉市中级人民法院一审查明：根据涉案合同约定，应由涉案专利的被许可方即某公司承担2010年至2015年的专利年费。2013年后，某公司未依约缴纳涉案专利年费，涉案专利于2014年5月13日终止。

湖北省武汉市中级人民法院于2019年11月4日作出（2019）鄂01民初974号民事判决：判令某公司赔偿高某某4.5万元。高某某不服，提起上诉。最高人民法院于2020年5月26日作出（2020）最高法知民终223号民事判决：驳回上诉,维持原判。高某某不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2021年6月 29日作出（2021）最高法民申2561号民事裁定：驳回高某某的再审申请。

裁判理由

最高人民法院再审审查认为，根据涉案合同的约定，专利年费由被许可方承担，即由某公司代替高某某履行缴纳专利年费义务，该约定应认定为合法有效。但某公司未履行缴纳专利年费义务，也未向高某某告知，导致涉案专利权终止失效，某公司的行为构成违约，应承担相应的违约责任。此外，在案证据显示，国家知识产权局向高某某的代理人寄送了《缴费通知书》和《专利权终止通知书》，但并无其他证据佐证在涉案合同有效期内，专利权人高某某知晓涉案专利年费未缴纳的事实。故对于涉案专利权因未缴年费而终止失效的全部责任，应由某公司承担。涉案专利为发明专利，专利申请日为2004年9月7日，2015年，涉案专利失效时的剩余期限是九年。因涉案合同对违约责任未约定，高某某亦未举证证明其实际损失，在无其他证据佐证涉案专利经济价值也无其他专利许可使用费可以参照的情况下，二审法院结合涉案合同约定的有效期限、专利许可费金额以及涉案专利的相关情况判决某公司赔偿高某某经济损失 4.5万元，并无不当。

裁判要旨

专利实施许可合同对专利年费缴纳责任的承担有约定的，应当从约定。约定不明的，应当根据合同的履行情况和交易习惯进行判断。

关联索引

《中华人民共和国民法典》第510条、第584条（本案适用《中华人民共和国合同法》第61条、第113条第1款）

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 26条（本案适用2005年1月1日施行的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第26条）

一审：湖北省武汉市中级人民法院（2019）鄂01民初974号民事判决（2019年11月4日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终223号民事判决（2020年5月 26日）

再审审查：最高人民法院（2021）最高法民申2561号民事裁定（2021年6月 29日）